מכון היצוא

שיקולים אסטרטגים ברישום פטנט

מבוא: אמנות פריז וה- PCT
יחד עם הגשת בקשת הפטנט הראשונה ("מועד הבכורה"), ניתן להגיש בקשות מקבילות בחו"ל. מהלך כזה דורש השקעה כספית גבוהה בשלב שבו לא ידועה עדיין הכדאיות הכלכלית של המוצר או ההיתכנות הפונקציונאלית שלו. לעיתים אף לא הוכנה עדיין תוכנית עסקית או אב טיפוס. מצב זה יוצר חוסר ודאות משמעותי לגבי הכדאיות הכלכלית של הפרוייקט, אף אם המימון מצוי בהישג יד, קל וחומר אם צריך לגייס מימון ממשקיעים לשם כך. 

אמנת פריז להגנת קניין תעשייתי משנת 1883 ("אמנת פריז"), מאפשרת ארכה של 12 חדשים ממועד הבכורה, להגשת בקשות פטנט מקבילות במדינות החברות באמנה זו. יותר מ- 170 ממדינות העולם, חברות באמנת פריז. ארכה זו ניתן לנצל לצורך מחקר ופיתוח, הרכבת אב טיפוס, הכנת תוכנית עיסקית, בדיקת הביקוש של המוצר, גיוס משקיעים, ועוד, ובכך להגדיל את סיכויי המוצר להצליח.

לעיתים, גם ארכה של 12 חודשים אינה מספקת לצורך כך. האמנה לשיתוף פעולה לגבי פטנטים ("PCT") (Patent Cooperation Treaty), מאפשרת ארכה נוספת, לאחר הארכה של אמנת פריז, לגבי המדינות החברות ב- PCT. רק מדינות החברות באמנת פריז יכולות להיות חברות גם ב- PCT, ויש יותר מ- 135 מדינות כאלו המהוות כיום כ- 80% מהמדינות החברות באמנת פריז. ארכה זו מסתיימת בתום 30 חודשים ממועד הבכורה, ועל מנת לקבל אותה, יש להגיש בקשה למשרדי ה- PCTבארה"ב או באירופה, לפני תום 12 חודשי אמנת פריז.

לפיכך, האפשרות לקבל ארכה לשם הגשת בקשות מקבילות לבקשת הבכורה, נגזר מאמנות פריז וה- PCT, וראינו שמתוך כלל מדינות העולם- (1) במדינות החברות הן באמנת פריז והן ב- PCTהארכה מצטברת ל- 30 חודש ממועד הבכורה; (2) במדינות החברות באמנת פריז בלבד (אך אינן חברות ב- PCT), הארכה היא 12 חודשים בלבד; ו- (3) במדינות שאינן חברות באף אחת מהאמנות פריז או PCT, אין ארכה מכוחן.

באיזה מדינה להגיש קודם?
חלק הארי של יזמויות חדשות נכשל מסיבות של העדר תקציב, טכנולוגיה שהקדימה את זמנה, חילוקי דעות בין היזמים, מסחור כושל של ההמצאה, ונסיבות נוספות בהן יתכן שלא תוגשנה בקשות פטנט מלבד בקשת הבכורה. 

במצב זה תשאר בתוקף בקשת הבכורה, או פטנט שיירשם מכוחה, רק במדינה בה הוגשה בקשת הבכורה. ביתר מדינות העולם תהפוך ההמצאה נחלת הכלל. במדינות כאלו לא יוכל היזם המקורי לנצל את ההמצאה או לאכוף אותה, והציבור באותן מדינות יהיה זכאי לנצל אותה כחפצו.

יתכן, מאידך, שאם יהיה שינוי בנסיבות, תתעורר אפשרות עתידית לממש את ההמצאה, כגון באמצעות מכירת הפטנט, הענקת רשיונות שימוש, או אף חידוש פרוייקט היזמות. לעיתים הפרת הפטנט כשלעצמה יוצרת הזדמנות עסקית. הסיכויים הגבוהים ביותר לכך קיימים במדינה בה קיים הביקוש הגבוה ביותר למוצר נשוא הפטנט. 

לפיכך, ליזמים העומדים להגיש בקשת בכורה, רצוי לעשות כן במדינה עם הפוטנציאל הגבוה ביותר לניצול ההמצאה, שהיא גם חברה בשתי האמנות: אמנת פריז וה- PCT

מתי רצוי להגיש בקשת 
PCT
אם לאחר הגשת בקשת הבכורה במדינה כלשהי יש כוונה להגיש גם בקשת פטנט באירופה, יש כדאיות להגיש בקשת PCTלמשרדי ה-PCTבאירופה, ובכך לנצל את היתרונות של אמנה זו, שאינם רק ארכה, אלא גם קבלת מידע רב ערך על בקשת הפטנט בזכות דו"ח חיפוש ובחינה על בקשת הפטנט, וכן עלות הגשה מופחתת של הבקשה האירופאית בשלב המדינתי.

באותו אופן, אם לאחר הגשת בקשת הבכורה במדינה כלשהי יש כוונה להגיש גם בקשת פטנט בארה"ב, יש כדאיות להגיש בקשת PCTלמשרדי ה- PCTשל הרשם בארה"ב, משיקולים דומים.

אם יש כוונה להגיש בקשות פטנט בלפחות 3 מדינות, כדאי להגיש בקשת PCT בכל מקרה.


באלו שלבים יש להגיש בקשות מקבילות?
בחירת המדינות בהן תוגשנה בקשות מקבילות לבקשת הבכורה נעשית, בדרך כלל, בשלוש הזדמנויות: (1) בשלב הגשת בקשת פטנט הבכורה; (2) בתום 12 חודשי הארכה מכוח אמנת פריז; ו- (3) בתום 30 חודשי הארכה מכוח אמנת ה- 
PCT

(1) בו-בעת עם הגשת בקשת הבכורה יש להגיש בקשות פטנט מקבילות גם במדינות שאינן חברות באמנת פריז או ב- PCT, הואיל ובמדינות אלו לא חלה ארכה מכוח אמנות אלו. העדר הגשה למדינות אלו ישלול את האפשרות להגיש בהן בקשת פטנט מקבילה בהמשך.

יחד עם זה, בתנאים מסוימים ניתן להגיש בהן בקשה מקבילה בשלב מאוחר יותר, כגון אם החקיקה הפנימית מאפשרת ארכה מסוימת אף ללא חברות באמנות, או במצב בו ההמצאה לא נחשפה טרם ההגשה בהן. אולם לגבי ישום חריגים אלו יש להיוועץ באיש מקצוע.

(2) לאחר 12 חודשי הארכה של אמנת פריז, ניתן להגיש בקשת PCT. זהו "השלב הבינלאומי" של ה- PCT, המאפשר לדחות את ההפצה של בקשת הפטנט למדינות החברות באמנה זו, ל- 30 חודש ממועד הבכורה. בתקופה זו מתקבלים נתונים נוספים על בקשת הפטנט, המאפשרים להעריך את חוזקה, ולתקן אותה. עם הכניסה לשלב המדינתי חובה לבחון הפצה של בקשת הפטנט, כבר במועד זה, למדינות שחברות רק באמנת פריז, אך אינן חברות ב- PCT. העדר הגשה למדינות אלו ישלול את האפשרות להגיש בהן בקשת פטנט מקבילה בהמשך.

(3) בתום השלב הבינלאומי של ה- PCT, יגיע שלב ההפצה למדינות החברות ב- PCT("השלב המדינתי"). יש לקחת בחשבון כי בשלב זה, עלות השלמת רישום הפטנט הינה מספר אלפי דולרים לכל מדינה. מבחינה כלכלית עלות זו מתחלקת אמנם על משך חיי הפטנט (20 שנה ממועד הבכורה), אולם מבחינה מימונית זו מהלך משמעותי.

לאלו מדינות כדאי להפיץ בקשות מקבילות?
כאשר מתעורר הצורך להפיץ בקשות מקבילות לבקשת הבכורה, בין יחד עם בקשת הבכורה, בין בתום 12 חודשי אמנת פריז, ובין בתום תקופת ה- PCT, הקריטריונים לקביעת המדינות בהן רצוי להגיש הם שיווקיים, יצרניים, משפטיים, ומימוניים. דהיינו, יש להגיש בקשות מקבילות במדינות בהן יש למוצר ביקושים, במדינות בהן יש כוונה לייצר את המוצר, במדינות בהן קיימים מתחרים משמעותיים, ובמדינות מהן סביר להניח שיגיעו חיקויים למוצר. במדינות מסויימות יכול ויתקיימו שני קריטריונים כאמור או יותר.

טעינה

אירוע השבוע